海外知识产权纠纷应对专题系列三

各高风险国家地区的知识产权的环境之美国篇（下）

七、美国的知识产权司法保护制度是怎样的？

（一）知识产权司法保护途径和依据

1、专利民事司法保护简述

民事诉讼是美国专利最主要保护途径之一。在通常情况下，美国联邦地区法院是专利侵权案件的初审管辖法院，上诉则由联邦巡回上诉法院审理。联邦巡回上诉法院的介入，减少了审理前的司法管辖权冲突，使专利制度更加稳定。

 2、专利刑事司法保护简述

美国仅对假冒专利行为追究刑事责任，其他专利侵权案件仅涉及民事责任。根据美国专利法的规定（35 U.S.C. 292），专利为他人所有却谎称自己的产品具有这种专利的，产品没有专利却谎称具有专利的，或者谎称已经申请专利或专利审查正在进行的，应罚款500美元。任何人都可以提起诉讼要求罚款，对该犯罪行为的惩罚是每次500美元罚金，其中罚款的一半归起诉方，另一半上交国家。此外，法律规定（18 U.S.C. 497），对于伪造专利证书或者故意传播假冒专利证书的行为，应处以10年以下监禁，或者5,000美元罚款，或者二者并罚。

美国司法部是联邦执法部门，可以处理包括假冒专利行为的调查和起诉等工作。

 3、337调查简述

美国337调查是根据美国《1930年关税法》，美国国际贸易委员会可以对进口贸易中存在的侵犯知识产权或其他不正当竞争的行为发起调查并采取制裁措施。由于其所依据的是《1930年关税法》第337节（现被汇编在《美国法典》第19卷第1337节）的规定，因此，此类调查一般称为“337调查”。其中，超过90%的调查涉及发明专利的侵犯。

美国联邦法院体系可分为联邦地区法院（U.S. District Court）、联邦巡回上诉法院（U.S. Circuit Court of Appeals）和最高人民法院（the Supreme Court）。除此之外，还有六个专业的联邦法院负责审理一些专门的诉讼，如破产法院、移民法院、军事法院，海事法院等。

（1）联邦地区法院

总体而言，美国各州法令所产生的争讼由各州法院审理，而对联邦法规所产生的诉讼，则由联邦法院审理。由于《专利法》为联邦法，故在美国，与专利相关的争讼只有联邦法院才有管辖权。

美国专利民事诉讼的管辖法院，为被告住所地或公司的主要营业地、侵权行为所在地的联邦地区法院。

美国每个州至少有一个地区法院，较大的州可能设立2至4个地区法院。如加利福尼亚州设有四个地区法院，办公地点分别在旧金山、萨克拉门托、洛杉矶和圣迭戈。另外，纽约州和得克萨斯州也分别设有四个地区法院。美国全国50州共设有89个地区法院，另外哥伦比亚特区和波多黎各领地各有一个地区法院。每个地区法院至少有一名法官，共有576名地区法官。设在纽约市的纽约州南部地区法院法官最多，有27名法官。联邦地区法院法官都是由总统经参议院同意后任命，终身任职。地区法院是初审管辖法院，包括专利民事诉讼案件的初审，也是联邦司法系统中工作最繁重的法院。

联邦地区法院的法官有权任命书记官、法警、法律书记员、法庭报告发布官、法庭记录员等，以协助法官的工作。

实际上，美国专利诉讼案件的数量在联邦地区法院审理的诉讼案件中，只占很小的比例。例如，2008年，在美国联邦地区法院提起的专利诉讼只有2896件，而同一时期在美国联邦地区法院提起的诉讼案件总数为267257件，专利案件所占的比重仅为1%。从2002年至2010年，在联邦地区法院提起的专利诉讼均在2500件至3000件之间，其中2004、2010年的案件数量略微超过3000件，专利案件数量总体保持相对稳定。

从案件分布来看，联邦地区法院受理的专利案件分布十分不均匀，主要集中在相对集中的几个区域，有些联邦地区法院只有很少数量的案件，甚至有些法院根本没有专利案件。而在受理专利案件最多的3个联邦地区法院中，有两个位于经济较为发达、技术创新程度高、高科技企业集中的加州地区法院，另外一个则是以亲专利权人著称、倍受权利人青睐的德州东区法院。

由于审判标准并不统一，法院对于专利权人的态度相差较大，因此，专利权人往往会选择有利于权利人的法院提起诉讼。例如，德州东区法院审理的专利案件中，专利权人胜诉的比例明显高于其他联邦地区法院（2010年为55.1%,而在胜诉率最低的ND.GA法院，专利权人的胜诉率仅为11.5%），故该院2010年受理的专利案件的数量居全美第二位，仅次于高科技产业集中的加州中区法院。其次，从赔偿额来看，25个赔偿额最高的判决，有48%出自德州东区法院。

从审理时间来看，即使是进入庭审时间最短的弗吉尼亚东区法院，进入庭审所需要的平均时间也达到了360天左右（2000年-2010年），德州东区法院（2010年受理案件数量排名全美第二）平均需要808天，而加州北区法院（2010年受理案件数量排名全美第三）则平均需要1066天。由于耗费巨大，一定程度上也使得当事人更倾向于以和解的方式结案。在2000年至2010年统计的25000件专利诉讼中，有76%的案件以和解结案，15%的案件下达了判决，在判决的案件中，专利权人胜诉的比例约为32.5%。

（2）联邦巡回上诉法院

专利案件判决的上诉专属于联邦巡回上诉法院管辖。除专利案件判决的上诉外，对商标专利局对专利申请所做裁决的上诉，亦属于联邦巡回上诉法院之管辖。联邦巡回上诉法院共十一个巡回区，加上哥伦比亚特区。通常一个巡回区管几个州的联邦区法院上诉的案件。巡回区上诉法院的判决，只要与宪法和最高人民法院的判决不相冲突，就是本巡回区内的法律，下级联邦区法院在以后判案时都必须遵守，不得相违背。

美国全国50州划分为11个司法巡回区，此外，首都华盛顿哥伦比亚特区作为一个巡回区，每个巡回区设立一个联邦上诉法院，共12个上诉法院。每个巡回区所管辖的范围大小不同，如第二巡回区只辖纽约和康涅狄格两州，第九巡回区涵盖了加利福尼亚等太平洋沿岸及夏威夷、阿拉斯加九个州并加上关岛和北马里亚纳群岛。

另外还有一个特别的“联邦巡回区”，其上诉法院称为联邦巡回上诉法院，由12名总统提名经参议院同意任命的法官组成，办公地点也设在哥伦比亚特区。该上诉法院与其他12个上诉法院地位相同，但其管辖的地理范围涉及全国，而管辖的案件限于审理由各联邦地区法院及有关联邦独立管理机构转来的涉及专利、商标、版权、合同、国内税收的案件，以及索赔法院和国际贸易法院的判决。因此，在哥伦比亚特区有两个上诉法院，一个为哥伦比亚特区上诉法院，一个为联邦巡回上诉法院，两者是不同的，而专利案件的上诉均由后者管辖。

每个联邦上诉法院有6至28名法官，也都是由总统提名，经参议院同意后任命，皆为终身职。上诉法院审理案件，一般由三名法官组成法庭，但特别重要和有争议的案件要求全体法官出席。上诉法院只有上诉管辖权，受理经辖区内联邦地区法院判决的案件的上诉，也审查联邦贸易委员会之类的独立管理机构的行动。

需要指出的是，联邦巡回上诉法院有关专利案件的决定，在全美国都成为约束性的先例。这与其他十一个联邦上诉法院不同，后者的判决只在它们负责的地理区域内成为约束性先例。联邦巡回上诉法院的决定只可以被美国最高人民法院的决定或者成文法的相关改变所推翻。但由于是否审查联邦巡回上诉法院的决定取决于美国最高人民法院的自由裁量，所以实际上大多数情况下联邦巡回上诉法院的决定是终局性的。

（3）最高人民法院

当事人若对联邦巡回上诉法院之判决不服，可以向美国最高人民法院申请上诉，最高人民法院若准许上诉，则会向联邦巡回上诉法院发转移该案件至最高人民法院之命令。

最高人民法院设在华盛顿（哥伦比亚特区），最高人民法院的法官由总统任命，国会中的参议院同意后方可担任。最高人民法院共九名法官，由其中一位任首席法官，任职终身制。

据统计，从1999年至2008年，联邦巡回上诉法院审理的全部案件中，仅有0.058%的案件被美国最高人民法院再次审查，该比例在全部的十三个巡回上诉法院中是最低的。但是，在全部的30件案件中，美国最高人民法院撤消了其中的18件，发回了7件，仅维持了5件，其撤销以及发回的比例高达83.3%，在全部的十三个法院中又是最高的。自1999年至2010年期间，美国最高人民法院重新审查了14件涉及专利的案件，撤销了其中的12件，撤销的比例为85.7%。1982年至2010年期间，先前的15年内（1982-1997）最高人民法院仅审查了5件专利案件，而最近的十年（2000-2010）间，最高人民法院则一共审查了13件专利案件。无论是从案件的数量还是从案件涉及到的法律问题来看，美国最高人民法院近年来明显加大了对专利案件的重视程度，美国最高人民法院通过一系列重大案件的判决，正在对美国的专利政策进行深刻的调整，以更好地适应美国社会、经济、科技发展的需要。

（二）知识产权民事诉讼流程

在通常情况下，美国联邦地区法院是知识产权侵权案件的初审管辖法院。纠纷案件分为两种情形：专利纠纷一般在联邦巡回法院审理，上诉则由联邦高级法院上诉法庭审理；其他纠纷，如州注册商标和按习惯法取得的商标侵权案及商业秘密的滥用、不正当竞争等案件一般由州法院审理。如果原告或被告不服州法院的判决，可向联邦巡回法院提出上诉，联邦巡回法院的判决为终审判决。

根据《联邦民事诉讼程序法》及相关的法律规定，专利诉讼程序大致如下：

1、专利诉讼的开始

当原告（通常是专利权人）向联邦地方法院递出起诉状，并将诉状正本送入法院后，在180日内将诉状副本及传票送达予被告后，专利诉讼便正式开始。

另外，原告在提出侵害专利之诉讼时，可以考虑同时提出临时禁令的申请，临时禁令一旦发出，能够迅速阻止侵权产品的生产、销售等侵权行为。

2、被告答辩

被告在收到诉状和传票后一定期限内，必须对原告诉状中每一项请求在答辩状中进行答辩。联邦地方法院给诉讼案件中被告提出答辩的时间一般为30天。如果被告在期间内没有提出答辩，原告即可请求法院给予缺席判决。

如果被告对原告有反诉，也要将这些反诉一并放在答辩状中。

3、庭前会议

在被告答辩及原告再答辩后，法院即召集当事人律师召开庭前会议。庭前会议的主要目的是对该诉讼的进行程序及进度作一些有效的控管。同时，该会议还会看看当事人有无和解的可能性。审讯程序前的会议中，主要讨论的事项如下：搜证程序的截止日期；审讯程序的日期；诉讼争议重点简单化；简易判决的适当性；搜证程序的控管。若无法和解，便进入下一程序。

 4、搜证程序

在搜证程序中，双方应当在搜证程序的截止日之前，将就本案的主张、答辩、攻击、防御等所需所有证据搜集完毕，以便在审讯程序中说服陪审团。

在搜证程序正式开始前，法官会召集双方当事人开会讨论搜证程序及计划。在该会议结束后的14天内，双方要互相揭露一些与搜证程序有关的资料。这样有利于实现程序透明，使双方可以尽早知悉对方在搜证程序中所欲收集的证据、证物及所欲传唤的证人，以便对及早准备对方之要求及自己所欲搜集的证据。

（1）搜证方式

搜证程序中，原被告可采用的搜证方式有以下几种：以口头或书面方式讯问取得对方的宣誓证言；书面问卷；要求对方提出文件及物品；要求进入对方的土地或其他财产以便观察证物；要求对方承认特定事项。

一旦提出搜证要求后，对方应尽量依其要求的方式和特定时间内，提供所要求的回答、文件、物品或开放土地及财产以供其观察物证。否则，对于不配合的当时人，法院会予以相应的强制或处罚。

（2）搜证的限制

为避免当事人利用搜证程序骚扰对方并拖延时间，法律做出了一些限制：

律师与其客户间拒绝证言权，律师与其客户间拒绝证言权，是指如果被要求提出的文件、资料、对象或记录为诉讼当事人与其委托律师间就该诉讼案件的教案记录、交换文书、文件、资料或对象，被要求搜证或揭露的当事人便可拒绝揭露或提出该文件。但在拒绝揭露或提出该文件的一方必须说明拒绝的理由和适当性。

商业秘密，若被要求提出的文件涉及营业秘密、需保密的研发或商业机密，被要求提出方可请求法院给予“保护令”，以避免泄露这些商业秘密。或即使必须提出这些文件，也要以特定的方式进行 -- 例如，只能由该案件的委托律师检视，所检视文件必须密封并只能在法官指示下才能开启。

（3）简易程序

诉讼开始后，如果原告或被告认为没有重要事实上的争议存在时，可以请求法院以简易程序判决其胜诉。简易程序审理专利案件可以节省许多时间、精力及金钱，而且和终局判决有同等的效力。

但是简易程序的使用并非易事，一般来说，专利诉讼案件很少适用简易程序进行判决。

（4）马克曼听证会

马克曼听证会来源于马克曼案件。该案件产生的影响是，专利主张之界定是法律问题，而不是由陪审团决定的事实问题。同时也形成了法官在审讯程序前，召集双方讨论界定系争专利主张的做法。现在马克曼听证会已成为专利审讯的一个程序，具体是指，法院在审讯程序前举行的系争专利主张由争议部分的界定的听证会，即专利主张之界定的听证会。

（5）庭审程序

专利诉讼案件中，由于涉及判定是否侵权，第一阶段的专利主张界定是法律问题，是由法官决定，但第二部分的系争专利与界定后的专利主张相对比，以决定是否存在侵权部分，这些大都是需由陪审团决定的事实。

在专利诉讼中，当事人律师可以商量，同意将某些待决之争议委由法官决定，其他必须由陪审团决定的事项委由陪审团决定，这样可以不必耗费太多的时间在陪审团的审讯中。同时，当事人还可以在案件被委交陪审团做评决之前，向法院提出依法判决的请求，并叙明请求的法律和事实依据。

（三）司法处罚结果

1、民事处罚

    在民事诉讼中一旦认定专利侵权，法院一般会作出禁止令，即停止侵权的禁令，要求未经原告许可被告不得制造、销售、许诺销售、进口或实施专利产品或专利方法。另外，法院还会判决被告支付侵权赔偿额。

2、刑事处罚

法院对构成知识产权刑事责任的被告，依据刑法判处相应的刑罚。

（四）司法处罚结果产生的影响

由于，法院判决的执行力，对于认定侵犯知识产权的民事判决，其禁止令会导致侵权企业停止侵权行为，并赔偿原告巨额的经济损失。因此相关判决会严重影响侵权企业，导致侵权企业停止生产、销售相关侵权产品，甚至导致退出市场的结果。

（五）美国知识产权司法概况

1、美国专利侵权诉讼案件量稳步增长

自上世纪90年代开始，美国专利侵权诉讼案件数量一直稳步提升，平均保持了8%的年增长率，2013年专利侵权诉讼案件达到了6500件。

2、赔偿金额呈下降趋势

虽然案件量一直保持增长趋势，但自2005年以来侵权赔偿额呈逐年降低趋势。近四年来，平均赔偿额为430万美元，而在2000至2004年，平均赔偿额高达750万美金。

3、诉讼审判周期

整体来看，美国专利侵权诉讼的平均审判周期为2.5年。

各联邦法院的专利侵权诉讼审判情况

八、美国的知识产权行政执法制度是怎样的？

（一）执法依据

1、337调查

337调查主要适用美国《1930年关税法》第337条款的有关规定、美国联邦和各州关于知识产权侵权认定的各种法律以及其他关于不公平竞争的法律等；在程序法方面，337调查主要适用包括《联邦法规汇编》关于ITC调查的有关规定、《ITC操作与程序规则》、《联邦证据规则》关于民事证据的规定、《行政程序法》关于行政调查的有关规定等。

2、展会

在美国知识产权保护法中，并没有专门针对展会知识产权保护的具体法律法规，因此对展会知识产权侵权行为的执法和保护，适用美国相关法律的一般规定，版权、专利、商标、反不正当竞争、商业秘密等知识产权在展会上都受到相应法律保护。

（二）执法部门

1、337调查

美国国际贸易委员会（United States International Trade Commission, USITC，以下简称ITC）负责进行337调查。ITC是美国国内一个独立的准司法联邦机构，拥有对与贸易有关事务的广泛调查权。其主要职能包括：以知识产权为基础的进口调查，并采取制裁措施；产业及经济分析；反倾销和反补贴调查中的国内产业损害调查；保障措施调查；贸易信息服务；贸易政策支持；维护美国海关税则。337调查是其主要的工作职责之一。ITC共设6名委员，每届任期9年。当一个调查案开始后，ITC会指定一名行政法官来负责案件的审理和发布初裁。

ITC的裁决由美国海关来执行，可以依337调查的裁决来扣押侵权产品或禁止侵权产品进入美国。

2、展会

对于涉及展会行政执法的，由美国国际贸易委员会（ITC）和美国海关负责对侵犯美国知识产权的外国商品的进口和销售进行审查，并采取有效的边境措施。其中，美国海关下属的海湾边防局负责对民事侵权的行政执法，包括扣押、没收和处罚。

（三）执法程序

1、337调查程序流程

（1）调查的发起

337调查案件可以由原告提起或由ITC自行发起，但多数都是由原告提起的。原告提交调查申请应以书面方式提交至ITC秘书处（Office of the Secretary）。申请书的主要内容应包括：对涉案知识产权的描述；对涉嫌侵权的进口产品的描述；涉嫌侵权产品的生产商、进口商或经销商的相关信息；涉案知识产权正在进行的其他法院诉讼或知识产权程序；国内产业情况及原告在该产业中的利益；诉讼请求。

（2）立案

ITC收到申请书后将进行审查，并在30日内决定是否立案。如果决定立案，ITC将在《联邦纪事》（Federal Register）中登载原告和起诉事项，并向每位被告送达申请书和调查通知。立案后，ITC指定一名行政法官主持案件的法庭审理，同时从不公平进口调查办公室指派一名调查律师参加审理。

（3）送达与应诉

立案后，ITC会立即向申请书中列名的美国被告以及外国被告所在国驻美国大使馆送达申请书副本及调查通知。

被告应在收到申请书之日起20日内针对调查通知提交书面答辩意见，决定是否应诉。被告在美国境外的，上述期限可以延长10日。如果原告同时申请了临时救济措施，被告还必须在收到申请书之日起10日内（较为复杂的案件为20日）提交对临时救济措施的答辩意见。被告没有做出反应的，视为缺席（不应诉）。

（4）取证

337调查启动后当事人有权就其申诉或抗辩有关的任何非保密问题进行取证，包括：书籍、文件或其他有形物是否存在、（如存在）具体描述、性质、保管情况、具体情况及位置；任何知道可取证事项的人员的身份和位置；合适的救济措施；被调查方合理的保证金。取证一般包括以下形式：承认要求、质询、传票、供词、进入财产和文件提供。取证程序一般会持续5个月。

（5）听证会

在调查启动6个月后，行政法官可以主持召开听证会，全面听取双方当事人的质证和答辩意见。在听证会上，每一方当事人都有权进行询问、提供证据、反对、动议、辩论等。听证会一般需要1－2周时间。

（6）和解会议

在专利侵权案件中，当事人可以通过签订和解协议解决争议，终止调查。整个337调查程序中有3次法定的和解会议，促使双方当事人达成和解。和解协议的内容通常包括：被告停止进口、原告放弃对被告的指控、授权被告使用专利、对侵权事实的认定、对争议产品的销售时间或区域的规定等。行政法官从公共利益角度出发，审查和解协议是否存在反竞争因素以及是否违背公共利益。如果审查结果是否定性的，行政法官可以做出初裁决定，依据该协议而结束调查。

（7）初裁

听证会后，在不迟于立案后9个月（如果调查目标日期超过15个月的，则在调查结束前的4个月），行政法官应该向ITC提交对该案的初裁决定，说明是否存在违反337条款的行为，并对救济措施提出建议。

（8）复审与终裁

初裁做出后，ITC可以应当事人的申请或主动要求对初裁进行复审，并初裁做出后90日内决定是否进行复审。ITC的复审决定将成为最终裁定。一旦ITC的最终裁定和救济措施（如有）被做出并登载于《联邦纪事》上，则终裁和救济措施均已生效。

终裁做出后，ITC应将其提交美国总统审议，如美国总统在ITC裁决做出后60日内未基于政策因素予以否决，则该裁决将成为终局裁决。实践中，极少出现美国总统否决ITC终裁结果的情况。

（四）执法处罚结果

1、337调查

（1）有限排除令。即禁止申请书中被列名的外国侵权企业的侵权产品进入美国市场；

（2）普遍排除令。即不分来源地禁止所有同类侵权产品进入美国市场，该处罚措施是极其严厉的制裁措施；

（3）停止令。要求侵权企业停止侵权行为，包括停止侵权产品在美国市场上的销售、库存、宣传、广告等行为。任何违反停止令的企业将会被处以每天十万美元的罚款，或等同所涉商品当日销售额两倍的罚款，两者中取高者。

（4）临时救济措施。在337调查过程中，如果ITC有理由初步认定申诉方的指控成立，且如果不先采取措施则会对美国国内的此类产业造成立即的、严重的损害，则可以裁定给予临时的救济措施。临时救济措施包括临时排除令和临时禁止令。

（5）辅助性措施。a.扣押（Seizures）和没收(Forfeiture)，对于违反排除令的行为，ITC可发出扣押和没收令。b.民事罚金(Civil Penalty)，任何违反禁止令的企业将会被处以10万美元/日的罚款，或等同所涉商品当日销售额2倍的罚款，两者中取高者。ITC无罚款执行权，需要通过联邦地区法院诉讼程序追讨。c.保证金(Bond)，主要是在救济令尚未成为最终命令时，由相关方交纳一定数额的金钱换取临时实施或豁免实施救济令的待遇，在救济措施最终是否实施明确后，交纳的保证金将转交利益受损方。

（五）执法影响

ITC经调查一旦认定进口产品侵犯了美国的知识产权，ITC无论发布禁止令或是普遍排除令，都将禁止相关侵权产品进入美国市场，同时ITC可命令侵权企业停止销售涉案产品的存货，停止营销行为和不正当竞争行为。

（六）执法概况

在过去几年里，新提起的337调查的数量正处于上升阶段，其中2011年337调查提起的数量最多达到69件，2012年为40件，2013年为42件，2014年为37件。在每年提起的337调查案件中，涉及中国企业的案件数量不少，一般占 30~35%左右，如2012年涉及中国企业的调查为13件，2013年和2014年均为13件。

法律规定寻求临时排除令的程序为3－5个月，而寻求永久救济的程序一般为12－16个月，因此与联邦地区法院的审判相比，337调查时间节省很多。

九、美国知识产权侵权纠纷应如何应对？

（一）如何处理警告信

1、对警告信函的检查

（1）主体是否适合，发函人是否为专利权人或其代理人，若不是，其没有权利发出此警告信，收件人无需对此警告信做出反应。

（2）告知要件是否符合：警告信中是否写出专利为何、侵权产品及侵权理由，并表明专利权人要求停止侵权、要求赔偿或达成许可使用的态度，上述信息都具备才能达到告知效力。

2、企业内部应对

（1）探悉原告的目的：必须了解原告目的，大部分的专利侵权诉讼属于要求市场以达到商业上的目的为主，即影响被告运营，打击被告经营、缩减其威胁、市场，并扩大自己市场。

（2）进行侵权分析

研发部门、法务部门以及外部律师或专家进行详细的产品侵权分析。若无侵权便可直接回复警告函告知无侵权行为；若存在侵权行为，则应该调查侵权产品的销售数量、销售地区、销售价格，同时也调查专利产品在市场上原有的销售量、销售地区、价格等，并且分析其过去成长率及未来成长率，以推知原告可能请求的损害赔偿额。

另外，若存在侵权行为，企业应该考虑可否进行规避设计，是否可与对方和解，若无法和解则应直接准备诉讼。

（3）、回复警告信

虽然发出警告信，但专利权人很有可能并不提起诉讼，因此回复警告信时，语气应温和。告知对方自己并无侵权，并且附上外部律师提供的无侵权行为法律意见书。在诉讼之前的这份无侵权行为法律意见书非常重要，如果缺少这份法律意见书，则很有可能在后期诉讼过程中被判为故意侵权，其赔偿额将是法定赔偿额的三倍并附加律师费。如果企业内部分析后认为侵权，并且专利无效的证据还不确凿，则不建议给出书面的法律意见书或者提供的法律意见书仅作出框架或结论性陈词。

（二）被诉侵权后应提起确权诉讼

在专利权人发出警告信后，为避免专利权人提起诉讼时对企业伤害已经大到难以控制的程度，因此为了化被动为主动，建议中国企业在专利权人提起诉讼前向有管辖权的地方法院提起确认诉讼，确认专利无效及确认产品没有侵权，或者向美国专利商标局递交专利无效请求，使自己身为原告，专利权人为被告。按照美国的相关法律规定，专利权人若并没有在规定时间内提出专利侵权诉讼，视为放弃权利主张，这一策略在专利侵权诉讼中对被告是非常有利的诉讼策略。

在此阶段也可将专利范围、专利是否无效及产品是否侵权等基础问题解决，使得之后的纠纷较大幅减少。因此若此阶段能将专利是否无效及被控侵权者是否侵权厘清，则诉讼程序不但大为减轻，而且诉讼结果也往往呼之欲出，有助于中国企业及早作出其他更进一步的规划及布局。

（三）中国企业如何应对诉讼

在此阶段，中国企业除了在规定时间内回答原告诉状、传票以及抓住答辩机会以外，最主要策略在于寻找策略来反击对方，此阶段的流程如下：

1、检查原告诉状

（1）请求法院命令原告将诉状叙述不明的内容进一步阐明。

（2）要求法院删除诉状中不明、不必要或多余内容。

（3）找寻原告起诉内容的漏洞，预先进行准备。

2、承认或否认、积极抗辩

依据F.R.C.P.Rule 8(b)规定，被告需对原告起诉状中所主张的所有事项予以承认或否认。由于原告专利虽然推定有效，然而就被告侵权则由原告负举证责任，因此被告无必要自行承担相关事项，而转移举证责任到自己身上。

另外，建议作为被告的中国企业应尽可能地提起所有能想到的积极抗辩，例如，提出专利无效、专利权不可执行、专利申请过程禁反言、专利申请延滞、时效消灭、双方间有授权契约、未侵权等。

3、提起反诉

提起反诉相比于积极抗辩的优点在于反诉为诉讼，而积极抗辩仅为抗辩，因此前者在判决后若有不服判决者尚可上诉，后者则不允许，因此应优先考虑提起反诉，以增强防御力量。当提起反诉时，应基于事实而提出，否则增加法院对当事人的坏印象，不利于判决结果与请求通过其他方式解决纠纷。

4、请求撤销案件或转移管辖

美国管辖权，分为联邦管辖权及州管辖权，前者依据联邦法院对所有基于宪法、联邦法律与条约的案件均具有事务管辖权，而专利法属于联邦法的一种，因此属于联邦管辖权；对于具体案件，需要考虑原告是否具有提起诉讼的资格、法院是否具有管辖权，应该选择哪个法院进行诉讼、原告在送达程序上是否有瑕疵、诉讼声明是否有瑕疵、是否还有其他必要诉讼当事人应参加诉讼而未参加、是否申请转移管辖。

（四）中国企业如何应对临时禁令

临时禁令的特点在于快速、突袭，因此如果中国企业面临临时禁令，建议尽可能利用所有合法程序上的可能性以拖延原告申请程序的结束，一方面可以削弱其中中国企业可能面临的无可弥补的损害；另一方面延长了专利权人准备证据与进行规划的时间。中国企业可以同时收集可以推翻临时禁令的证据。

若不幸法院仍允许临时禁令，则被告应合法遵守该命令，因为被告不遵守、延迟遵守、阳奉阴违等阻碍司法或违抗命令行为，如表面上不销售该产品，但以别的包装实质上再销售相同产品，若遭法院查知，可能会构成藐视法庭罪；民事上可能被强迫服从，或被命令赔偿原告所有损失。

（五）中国企业如何应对发现程序（discovery）

所谓发现程序，指的是美国联邦民事程序法所规定的民事程序之一。 发现程序也是美国诉讼中最花时间、最耗钱的程序。发现程序经历的法律途径为：提交文件请求（document request）、书面回答讯问（interrogatory），请求承认（request for admission）以及讯问证人（deposition），一般这四种形式会交错进行。双方的发现程序结束后，会是双方聘用专家的发现程序，包括双方提交技术专家、财务专家、法律专家的报告，相关文件，以及对双方专家的证人讯问。之后，双方才能够准备好开庭审理。

由于在美国诉讼中对证据的形式要求比较严格，如果非专业人士来操作的话，将会导致不利于自身的结果，严重的例如损毁证据等可能会构成刑事犯罪，所以建议应聘用专业的律师团队来做专利的证据收集、保全、公证等程序。

中国企业因为很多文件都是中文，需要相当大的一笔翻译费用。中国的证人，例如中国公司的总裁、副总裁、市场部经理、销售部经理、生产部经理、技术部经理、发明人等都会飞往美国录取口供。各种差旅费翻译费就是一笔不小的费用。国际长途、国际传真、国际邮费，以及律师的国际旅行，都会大幅度增加费用。因此，中国企业在发现程序的花费要高于美国企业。

鉴于上述情况，对于中国企业而言，在发现程序中可进行如下操作：

1、可聘请在中国有分支机构或者有相关律师事务所的美国律师事务所，这样做可降低发现程序的费用，中国总部也可以在相同时区内以中文与美国律师进行交流。

2、发现程序正式开始前，原被告之间须先进行发现程序计划会议，因此被告方可与对方律师作沟通协调，针对之后的发现程序作计划。

3、充分利用发现程序，以阻止后续诉讼程序的发生。往往在昂贵的发现程序中，一方才能找到对方致命的弱点。大多数案件在发现程序结束时，就大概可以预先估计到判决结果，因此与其再花数十万甚至上百万美元进行开庭审理，还不如双方就此罢手，寻求和解。

十、如何在美国开展知识产权维权？

（一）保存材料

企业收到对方发出的律师函或被直接起诉后，应妥善保存与所涉产品的产品手册、电子文档、内部邮件等原始材料。

企业应注意保存律师函、与对方往来的信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子交换数据和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的材料。

（二）沟通调解

企业应积极与对方或对方的中国代理商、分销商、位于中国的关联公司等机构就涉案纠纷进行沟通，了解对方行为的出发点和目的。

企业可考虑引入客户、政府有关部门、行业协会等第三方进行调解、斡旋。

（三）组建应诉团队

企业应组建应诉团队。一般而言，应诉团队应包含中国律师、美国律师、企业决策层、企业研发人员和企业知识产权法务人员等。

（四）临时禁令

中国企业应及时提交辩护声明以争取时间、避免出现临时禁令所带来的严重后果。并收集可以推翻临时禁令的证据，并据此要求对方赔偿企业因此遭受的损失

（五）证据收集

企业决定应诉后，应诉团队应紧密合作，按照有关法律规定，多渠道全面收集下列证据：

1、企业知识产权权利证明材料；

2、企业相关产品研发记录等材料；

3、证明企业相关产品所涉技术信息来源合法的材料；

4、中立第三方出具的知识产权分析报告等；

5、企业制定的尊重他人知识产权的规章制度；

6、其他可以证明企业善意、企业有关产品并未侵权的材料。

（六）证据保全

企业可同时收集对方涉嫌侵犯企业知识产权的证据。若发现对方有侵权行为，应妥善保存相关证据材料；涉及容易删除、修改、销毁的证据材料的，可采用公证等方式对前述证据进行保全。

（七）提起反诉

诉讼中，企业可依照案件审理国法律的规定就对方知识产权是否有效等向案件审理国法院提起反请求等诉讼。

（八）在中国起诉

若对方在中国有分支机构、代理商、分销商或其他诉讼连接点，且可能存在知识产权侵权行为、不正当竞争行为或垄断行为等，企业可依据我国相关法律提起诉讼。

（九）和解谈判

诉讼中，企业应综合分析事态发展，以决定是否与对方和解及和解谈判策略等。

美国诉讼费用非常庞大，中国企业应听取案件审理国律师的意见，必要时加大和解谈判力度，尽量减少诉讼带来的经济损失。